Confusione o contraffazione: penale o civile

autore:

Alessandro Racano

Cassazione penale, sezione II, 26/6/2014, n. 28922

La Cassazione penale è recentemente ritornata su un tema che, a dispetto di alcune precedenti pronunce di legittimità, non appare ancora del tutto ben delineato nei sui principali tratti distintivi.

 Il caso riguarda un imprenditore genovese il quale, a parere del Tribunale prima e della Corte d‘Appello poi, aveva introdotto in Italia 14.800 borse e 9.240 portafogli con marchio contraffatto “Gucci” realizzando così il reato di cui all’art. 474 c.p. che punisce “chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati”.

 L’imputato, va chiarito, era altresì titolare del marchio “GB Dood By” registrato all’ufficio brevetti e marchi a seguito di domanda presentata nel 2007 (in epoca successiva all’importazione dei prodotti) e pertanto, nell’ottica della difesa, il marchio oggetto reato – che invero non recava affatto la scritta “Gucci” – sarebbe stato riferibile esclusivamente a quello regolarmente registrato dall’imprenditore genovese.

 Tuttavia, secondo i giudici di primo e secondo grado, quanto appena detto (e, quindi, la esistenza di un secondo e successivo marchio) sarebbe stata del tutto irrilevante in quanto l’unico – e decisivo - elemento da prendere in considerazione ai fini della individuazione del reato contestato, sarebbe stata la mera e palese similarità dei due marchi in discussione.

 Ebbene, a seguito del ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione è giunta a conclusioni differenti e, analizzando la questione da un diverso punto di vista, ha annullato la sentenza d’Appello.

 A parere della Suprema Corte, infatti, occorre avere riguardo agli elementi caratterizzanti l’art. 474 c.p. ed al concetto di “materiale contraffazione” ovvero la realizzazione di altro marchio dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale; la confusione tra marchi, pertanto, si atteggia come uno degli elementi da cui dedurre la avvenuta contraffazione, ma tale elemento, di per sè, non è sufficiente a costituire il reato; in tale ultimo caso, però, la tutela della vittima è comunque garantita in sede civile dall’art. 2598, n.1, c.c.  (atti di concorrenza sleale) che infatti richiede, come condizione necessaria e sufficiente, quella in cui si usino nomi e segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri o che imitino servilmente prodotti altrui.

In altre parole, secondo la Corte, la contraffazione ex art. 474 c.p. non coincide con quelle integranti l’illecito civilistico della concorrenza sleale ex art. 2598, n.1, c.c., conseguentemente ragionare in termini differenti, come invece hanno fatto i giudici di secondo grado là ove hanno perfettamente “sovrapposto” le due norme citate, costituisce un’errata applicazione della legge.

 Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso stabilendo che, ai fini del decidere, sarebbe stato necessario accertare – in presenza di un marchio registrato in capo all’imputato – che quelli apposti sui prodotti oggetto di procedimento fossero la contraffazione di quello “Gucci” e non una mera espressione di quello registrato, per quanto idoneo a determinare confusione; la fattispecie in esame, in definitiva, è certamente idonea ad integrare l’illecito – civile – della concorrenza sleale, ma non è caratterizzata da tutti gli ulteriori elementi necessari per integrare il diverso illecito – penale – concernente la contraffazione del marchio.

 Sulla base di ciò, pertanto, la sentenza d’Appello è stata annullata e nel contempo la Cassazione ha colto l’occasione per meglio specificare la “cornice” entro cui opera, da una parte, la contraffazione ex art. 474 c.p. e, dall’altra, la sleale confusione tra i marchi ex art. 2598 c.c.

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Locandine pubblicitarie di film realizzate da maestri pittori

autore:

Alessandro Racano

Con sentenza depositata in data 12 giugno 2012, il Tribunale di Roma ha definito una controversia avente ad oggetto la titolarità dei diritti di utilizzazione economica di immagini tratte da bozzetti originali di manifesti pubblicitari di film, realizzati da maestri pittori, arricchendo due rilevanti principi di diritto già, in parte, elaborati dalla giurisprudenza.
In primo luogo, il Giudicante ha stabilito che dette immagini costituiscono opere realizzate su commissione del produttore cinematografico e tutti i relativi diritti di sfruttamento economico debbono considerarsi sorti ab origine in capo a detto soggetto committente.
In secondo luogo, il Tribunale si è pronunciato nel senso che siffatta titolarità dei diritti patrimoniali in capo al committente di un’opera dell’ingegno non necessita di essere provato per iscritto a norma dell’art. 110 della Legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 630.
Tribunale di Roma 12 giugno 2012.pdf

Commento
Con riferimento al primo dei predetti principi di diritto, il Tribunale di Roma ha, da un lato, confermato, come detto, quanto già più volte espresso dalla giurisprudenza in ordine al riconoscimento dei diritti di sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno in capo al soggetto committente dell’opera stessa.
A ben vedere, peraltro, la pronuncia in esame ha il merito di cristallizzare l’ulteriore convincimento in base al quale le locandine dei film realizzate in passato dai maestri pittori, nonchè, viene da sè, tutte le immagini realizzate nel perseguimento di finalità promozionali legate all’opera cinematografica stessa, debbono considerarsi opere commissionate dal soggetto produttore cinematografico.
Il Giudicante sostiene, invero, che, al di là dell’esistenza di una consolidata prassi in tal senso, parrebbe davvero impensabile che l’esecuzione di disegni che compongono i manifesti con cui il film viene pubblicizzato, avvenga senza che il soggetto interessato, ovvero il produttore del film medesimo, conferisca un apposito incarico all’artista.
Dal predetto convincimento deriva l’estensione del richiamato consolidato principio, avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti di sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno in capo al soggetto committente dell’opera stessa, all’ipotesi in cui detto soggetto sia un produttore cinematografico, titolare, in quanto tale e a norma degli artt. 45 e ss. della Legge 630/1941, dei diritti di utilizzazione economica sul film.
Sul punto, il Tribunale di Roma osserva, altresì, che una delimitazione temporale dei diritti di sfruttamento dell’opera commissionata radicati in capo al committente/produttore cinematografico sarebbe incompatibile con gli interessi (promozionali o commerciali) che quel soggetto conserva anche dopo un primo ciclo di proiezioni del film.
Da ultimo, il Giudicante esclude che le immagini realizzate per la promozione di un film possano essere liberamente sfruttate economicamente da terzi, atteso l’imprescindibile legame tra le stesse e l’opera filmica per cui sono state realizzate, i cui diritti d’autore spettano, come detto, esclusivamente al produttore cinematografico.
Anche il secondo principio di diritto fissato dal Tribunale di Roma pare confermare quanto già in precedenza osservato dalla giurisprudenza in ordine alla inapplicabilità dell’art. 110 della Legge 630/1941 al trasferimento dei diritti relativi ad un’opera dell’ingegno commissionata.
E’ solo con la sentenza in commento, tuttavia, che detto principio pare estendersi anche all’ipotesi in cui l’opera commissionata sia costituita da immagini legate all’attività promozionale di un film ed il soggetto committente sia un produttore cinematografico.
(R.A.)

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