I marchi non tradizionali: marchi gustativi e olfattivi

autore:

Federico Paesan

I marchi non tradizionali: marchi gustativi e olfattivi

Una recente decisione statunitense (New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al. – 3:13-CV-335 – U.S.D.C. S.D. Texas) ha rinfocolato il dibattito sui marchi cd. non tradizionali, ovverosia quei marchi che proteggono particolari sapori (marchi gustativi), odori (marchi olfattivi) o suoni (marchi sonori).
Tale decisione, in particolare, ha riguardato la tutelabilità come marchio gustativo del sapore della pizza commercializzata dalla catena New York Pizzeria. La società proprietaria della catena ha infatti citato in giudizio alcuni suoi ex-dipendenti contestando loro di essersi indebitamente appropriati dei suoi segreti industriali riguardanti ricette, ingredienti e particolari metodi di preparazione e conservazione della pizza. Secondo New York Pizzeria, tali elementi contribuirebbero a creare uno speciale sapore, che, distinguendosi da quello delle pizzerie concorrenti, sarebbe idoneo ad essere tutelato come marchio gustativo. New York Pizzeria ha dunque contestato ai propri ex-dipendenti la violazione di tale marchio, peraltro non registrato, per aver riprodotto lo speciale sapore della pizza di New York Pizzeria in un loro ristorante.
La Corte Distrettuale del Texas ha però escluso la contraffazione, negando al sapore della pizza di New York Pizzeria la tutela del marchio. In particolare, la Corte ha sottolineato che particolari sapori possono sì essere tutelati come marchio a condizione però che (i) abbiano acquisito distintività e cioè che siano divenuti idonei ad essere associati alla loro origine imprenditoriale (c.d. “secondary meaning”) e che (ii) non siano elementi funzionali al prodotto che contraddistinguono. New York Pizzeria non ha tuttavia fornito prova di ciò. In particolare, secondo la Corte, New York Pizzeria non ha dimostrato né che il sapore delle proprie pizze fosse tanto unico da costituire un indicatore d’origine del prodotto, né che questo potesse essere considerato non funzionale al prodotto.
Tale decisione ben si innesta nel dibattito sulla tutelabilità di sapori, odori e suoni attraverso il marchio, che tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, torna ricorrentemente.                                                                                                                    
Tuttavia, i requisiti posti per una loro registrabilità come marchio sono tanto stringenti da rendere l’accesso a tale tutela molto difficile se non addirittura impossibile, soprattutto con riferimento ai marchi gustativi ed olfattivi. In ambito europeo, ciò viene ben messo in luce da due decisioni dell’UAMI.
Un primo caso (Eli Lilly v. UAMI – R120/2001) ha riguardato una domanda di registrazione come marchio gustativo di un “aroma di fragola” utilizzato da un’azienda farmaceutica per mascherare il gusto dei propri medicinali. Il Board of Appeal dell’UAMI ha però rigettato tale domanda di marchio sottolineando il mancato rispetto dei requisiti di registrabilità. In particolare, il Board of Appeal ha sottolineato che detto “aroma di fragola” non fosse né idoneo a distinguere il prodotto in cui è utilizzato dai prodotti di altre aziende concorrenti, né percepibile dal consumatore come marchio. Il Board of Appeal ha inoltre aggiunto che la registrazione di tale “aroma di fragola” deve essere in ogni caso esclusa in quanto l’azienda farmaceutica non ha fornito una rappresentazione grafica del segno idonea a soddisfare il requisito della rappresentabilità grafica richiesto ai fini della registrazione di qualsiasi marchio.
Il tema della rappresentazione grafica dei marchi non tradizionali, ed in particolare di quelli olfattivi, è stata approfondita da una sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso Sieckmann – C-273/00). Il caso ha avuto ad oggetto una domanda di registrazione come marchio di un particolare “aroma balsamico fruttato con una leggera traccia di cannella” che è stato rappresentato graficamente dal richiedente tramite la relativa formula chimica ed il deposito di un campione. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha ritenuto tale aroma non registrabile come marchio non ritenendo soddisfatto il requisito della rappresentazione grafica del segno. In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che una formula chimica non è idonea a riprodurre l’odore di una sostanza, limitandosi a fornire indicazioni circa la sostanza in quanto tale. Parimenti, il requisito della rappresentabilità grafica non può essere soddisfatto neppure attraverso il deposito di un campione dell’aroma, in quanto questo non è sufficientemente stabile e durevole.
Per ovviare a questa “barriera all’ingresso” della registrazione dei marchi olfattivi è stata recentemente proposta una riforma dei requisiti di registrabilità del marchio che prevede l’eliminazione della “riproducibilità grafica”. Secondo tale proposta, un segno sarebbe registrabile se rappresentabile “in modo tale che consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare il preciso oggetto della protezione concessa al suo titolare”. L’eliminazione del requisito della “graficità” della rappresentazione, dunque, potrebbe aprire le porte alla registrazione di marchi gustativi ed olfattivi, salva la verifica della loro capacità distintiva e non funzionalità rispetto al prodotto. 

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Il marchio Northern Soul e i simboli d'uso comune

autore:

Federico Paesan

L’impossibilità di registrare come marchio simboli divenuti di uso comune

Il “Northern Soul” è un genere musicale che, diffusosi a cavallo degli anni ’60 e ’70 in diverse città del nord dell’Inghilterra, è divenuto in pochi anni molto popolare tra i giovani appartenenti alla sub-cultura dei c.d. mod.
Simbolo di tale corrente musicale è diventato, per ragioni solo in parte conosciute, il logo visionabile a questo link.

Ispirato al celebre gesto di protesta degli atleti di colore Tomie Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Messico ’68, tale simbolo veniva usato nei posters che pubblicizzavano serate a base di musica Northern Soul. Ben presto, tuttavia, tale segno è divenuto un badge che gli amanti di tale musica apponevano sui propri abiti, zaini o scooter quale simbolo di appartenenza.
Il logo sopra riportato, tuttavia, non è mai stato registrato come marchio né durante gli anni di maggior successo del Northern Soul, né successivamente. Ciò, almeno, fino al dicembre 2012, quando la società inglese The Retro Bag Shop ha depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti britannico una domanda di marchio che riproduceva il logo “Northern Soul – Keep the faith” per prodotti della classe 18 (imitazioni della pelle, zaini, borse da viaggio, portafogli ecc.).
Ben presto, anche grazie ai social networks, vecchi e nuovi fans del Northern Soul hanno organizzato una campagna per evitare l’appropriazione di tale simbolo da parte di un soggetto privato.
Portavoce di questo movimento è stato Mr. Brian Poulton, cultore della musica Northern Soul sin dalle sue origini, il quale pure aveva in passato utilizzato il logo “Northern Soul – Keep the faith” come elemento decorativo di borse e zaini prodotti dalla sua società Indie Apparel Ltd. e quindi mai in funzione di marchio.
Forte dell’appoggio di migliaia di fans, Mr. Poulton ha depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti britannico un’opposizione alla registrazione del marchio “Northern Soul – Keep the faith” basata sull’art. 3(1)(d) del Trademark Act britannico che vieta la registrazione di marchi consistenti esclusivamente in segni divenuti consueti o abituali nel linguaggio comune.
L’iniziativa di Mr. Poulton ha ottenuto i risultati sperati e, con decisione dell’11 agosto 2014, l’Ufficio Marchi e Brevetti britannico ha accolto l’opposizione e rigettato la domanda di marchio in questione sul presupposto che il simbolo “Northern Soul – Keep the faith” rientrasse nel linguaggio comune.
Il tema, al di là della sua connotazione culturale, è ricorrente anche nelle aule giudiziarie italiane ed europee, essendo un fenomeno crescente il ricorso nell’attività di marchi che sfruttano la capacità evocativa di parole o simboli di uso comune.
L’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale affronta il problema negli stessi termini della norma inglese che ha deciso il caso “Northern Soul – Keep the faith” vietando la registrazione di tale logo come marchio.
Non è tuttavia agevole individuare la linea di confine tra parola o logo largamente diffusa, comunque utilizzabile come marchio, e parole o simboli inappropriabili in quanto di uso comune.
Volendo citare alcuni esempi, in sede europea è stata rifiutata la registrazione dei segni “+” e “plus” (Trib. UE, 3.3.2010, causa T-321/07) in quanto segni o parole di uso comune per indicare l’eccellenza di determinati prodotti. Allo stesso modo, i giudici italiani hanno considerato nullo sia il marchio consistente nell’espressione “Il velista dell’anno” in quanto la dicitura “dell’anno” risulta una metafora evocativa di “preminenza ed eccellenza” (T. Milano, 21.10.2010  in G.A.D.I. 5659) sia il marchio formato dal simbolo di un “cuore rosso” in quanto emblema di uso comune legato ai concetti di affetto o amore (T. Milano 24.10.2008 in G.A.D.I. 5386).
Al contrario, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto valido il marchio “Vorsprung durch Technik” (“vantaggio attraverso la tecnica”) in quanto, pur riferendosi alla superiorità tecnologica dei prodotti a cui si riferisce, è stato considerato dotato di una certa originalità (C.G.E. 21.1.2010 C-398/08P). Similarmente, i giudici italiani hanno stato considerato valido il marchio “Fuoco dell’Etna” registrato per bevande alcoliche in quanto risulta dalla combinazione di due parole che esigono dal consumatore un’attività interpretativa e di elaborazione concettuale e, pertanto, non può essere considerato un segno di uso comune (T. Catania, 13.2.2009 in G.A.D.I. 5622).

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Marchio di fatto e accordi di cessione: il caso "R10"

autore:

Federico Paesan

Poche ore prima dell’inizio dei mondiali di calcio brasiliani recentemente conclusisi, il Tribunale Europeo di Primo Grado ha emesso un’importante sentenza (T-137/09 RENV) riguardante il marchio “R10”, ovverosia il segno distintivo del famoso fantasista brasiliano Ronaldo de Assis Moreira, meglio conosciuto come Ronaldinho. Il marchio “R10” è infatti formato dall’iniziale del giocatore (“R”) e dal numero di maglia (“10”) più frequentemente utilizzato da Ronaldinho nelle varie squadre in cui ha giocato.

Nel gennaio 2006, il sig. Aurelio Munoz Molina ha domandato la registrazione del marchio comunitario “R10” per articoli di pelletteria, abbigliamento, scarpe e servizi di vendita di indumenti. Il sig. Molina, tuttavia, nulla ha a che fare con Ronaldinho che, a quel tempo, era all’apice della sua fama e fresco vincitore del pallone d’oro.

Nell’ottobre del 2006, la società DL Sports, detentrice di alcuni diritti di immagine e marchi relativi alla star del calcio carioca, si è opposta alla domanda di registrazione del marchio “R10” del sig. Molina, dichiarandosi titolare di un identico ed anteriore marchio di fatto spagnolo.

La Divisione di Opposizione UAMI ha quindi chiesto a DL Sports di provare l’anteriore utilizzo di tale marchio di fatto. DL Sports, tuttavia, non è riuscita a depositare prove sufficienti di tale utilizzo. L’opposizione è stata quindi respinta.

Nel frattempo, la Nike, uno dei principali sponsor del giocatore, ha concluso un accordo con DL Sports prevedendo il trasferimento di diverse domande di marchio concernenti i segni “R10” e “10R”. Nike, pertanto, si è sostituita a DL Sports nel procedimento di opposizione contro la domanda di marchio del sig. Molina e ha presentato ricorso contro la decisione della Divisione di Opposizione UAMI.

Il ricorso presentato dalla Nike è stato però rigettato dalla Commissione Ricorsi che, senza sentire le parti, ha affermato che la società americana non ha dato prova di essere titolare del marchio di fatto spagnolo su cui si è basato l’intero procedimento di opposizione. Ciò in quanto l’accordo di cessione concluso con DL Sports non nomina espressamente il marchio di fatto spagnolo.

Dopo varie fasi di giudizio, la Corte di Giustizia Europea ha rinviato la causa al Tribunale di Primo Grado chiedendogli di esprimersi sulla titolarità del marchio spagnolo di fatto “R10”.

Il 12 giugno 2014, il Tribunale di Primo Grado ha sancito che il marchio spagnolo di fatto “R10” non appartenga alla Nike, confermando la decisione della Commissione Ricorsi. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che il contratto di cessione concluso tra DL Sports e Nike indica dettagliatamente tredici domande di marchio riguardanti il segno “R10” e altre sette concernenti il segno “10R”, ma in nessun punto fa riferimento al marchio di fatto spagnolo “R10”. Il Tribunale ha inoltre respinto ogni interpretazione estensiva dell’accordo proposta da Nike.

Il Tribunale ha oltretutto escluso che Nike possa essere titolare del marchio di fatto spagnolo “R10” sulla base di un precedente accordo con il giocatore secondo il quale Nike è titolare di “tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi ai loghi, i disegni, i modelli, i marchi e i diritti di proprietà intellettuale” relativi all’attività di Ronaldinho. La stessa Nike, infatti, nel corso del procedimento di opposizione ha sempre sostenuto di essere titolare del marchio di fatto spagnolo in base all’accordo con DL Sports e non, invece, in base al citato precedente accordo con il giocatore.

La lunga querelle riguardante il marchio “R10” ha quindi avuto un unico e per certi versi inatteso vincitore, ovverosia il sig. Molina che per primo ha registrato il marchio. L’esito di questa vicenda può quindi fornirci due preziosi insegnamenti. In primo luogo, qualora un determinato segno acquisti una certa distintività, è sempre meglio che il titolare proceda alla sua registrazione. Non a caso, altri segni simili a “R10”, ovverosia “CR7”, riferito al calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, e “R9”, riferito all’ex stella brasiliana Ronaldo, sono stati registrati dai calciatori stessi o dai loro sponsor. In secondo luogo, la vicenda in esame ha sottolineato la necessità di indicare specificatamente i marchi di fatto all’interno di accordi di cessione. Come visto, infatti, formule, anche ampie, che non facciano tuttavia espresso riferimento al marchio di fatto potrebbero non essere ritenute idonee a provare l’avvenuta cessione di tale tipologia di marchio.

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