Nuovi top level domains: marchi e Trademark ClearingHouse

autore:

Marco Boggetto

Dal 26 marzo 2013 è operativa la Trademark ClearingHouse[1]  (“TMCH”), un database di marchi gestito dall’ICANN al fine di tutelare i titolari di registrazioni di marchio alla luce della liberalizzazione dei domini di primo livello generici. I titolari di una registrazione di marchio possono inserire uno o più marchi nel sistema TMCH al fine di beneficiare di due diversi servizi: il primo (Sunrise Service), permette al titolare di un marchio di registrare nuovi gTLD (generic top level domains) in anticipo usufruendo di una sorta di prelazione per un periodo di 30 giorni (il c.d. “Sunrise Period”), mentre il secondo (Trademark Claims Service) mette al corrente i soggetti interessati alla registrazione di un nuovo gTLD dell’esistenza di dei diritti anteriori sui marchi registrati nella TMCH e avvisa i titolare di marchi registrati nella TMCH dell’intenzione di terzi di registrare un dominio coincidente con tali marchi.

Il Sunrise Service agevola il titolare del marchio risparmiando allo stesso l’onere di sorvegliare la concessione di nomi a dominio interferenti con le proprie registrazioni poiché tale attività, in caso di adesione al servizio, è delegata all’ente concessionario del gTLD, che è obbligato a notificare a tutti i soggetti registrati presso la TMCH dell’imminente lancio di un nuovo dominio e del connesso periodo di Sunrise. In tale modo il titolare di un marchio accreditato nella TMCH (di cui dev’esser data prova dell’uso) ha possibilità di registrare il dominio prima che lo stesso sia reso disponibile al pubblico.
Il servizio ha un costo per singolo record inserito nel database della TMCH e il che, ad una attenta analisi, evidenzia forse una eventuale problema di tipo economico per chi intende farne un uso ad ampio spettro: i domini generici “liberalizzati” potrebbero essere numerosissimi e volersi assicurare una priorità in molti di questi mediante la TMCH potrebbe avere un costo piuttosto elevato.
Il secondo servizio anticipato, il Trademark Claims Service, consente a coloro che registrano nella TMCH i propri marchi di essere prontamente avvisati qualora un soggetto terzo richieda la registrazione di un nuovo nome a dominio generico gTLD identico a uno dei loro marchi accreditati nella TMCH. Infatti, al richiedente la registrazione del dominio generico è segnalata l’esistenza all’interno del TMCH di un marchio registrato identico al gTLD di cui chiede la registrazione, mettendolo così al corrente del rischio di contestazioni che potrebbe ricevere proseguendo con la registrazione, lasciando tuttavia in capo al soggetto richiedente libertà di scelta (il sistema infatti non blocca in automatico l’iter di registrazione).

Nel caso in cui richiedente prosegua nel richiedere la registrazione del nome a dominio, il titolare del marchio anteriore registrato nel TMCH potrà intervenire instaurando una procedura UDRP o URS (Unified Rapid Suspension[2], una procedura creata unitamente al progetto della TMCH). Gli operatori concessionari dei gTLD sono però obbligati a garantire il claim service solo per i  primi 90 giorni successivi al lancio del gTLD e il che rappresenta probabilmente il maggior limite del servizio.
Tuttavia, va anche tenuto presente un aspetto positivo: l’ICANN consente di registrare nella TMCH non solo la denominazione corrispondente al marchio registrato ma altresì il nome a dominio non completamente identico che il titolare del marchio ha ottenuto in riassegnazione dopo una procedura UDRP (ad esempio “starrbucks” o “niike”), così da evitare il ripetersi del medesimo caso di cybersquatting in relazione al nuovo gTLD.
(Marco Boggetto)

Nota 1: http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse
Nota 2: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs

 

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Google Adwords: utilizzo marchi registrati come parole chiave

autore:

Luca Egitto

La questione sottoposta alla cognizione del Tribunale delle Imprese di Palermo riguarda l’utilizzo di marchi come parola chiave nel sistema Google AdWords e l’eventuale corresponsabilità del gestore del motore di ricerca Google nella violazione dei diritti sui marchi anteriori da parte dell’utente del servizio Google AdWords che fa uso di tali marchi (il tema era già stato trattato in questa stessa sezione del numero di 1 di Repmag, nel quale era stata commentata una sentenza della CGE ).

Commento
Un società siciliana esercente l’attività di noleggio auto ha utilizzato una denominazione corrispondente al marchio di una nota società leader nel settore autonoleggio come parola chiave nel sistema Adwords che utilizza va per promuovere la propria attività. Di conseguenza, nel caso in cui un utente avesse utilizzato come criterio di ricerca il marchio della nota società di autonoleggio, nei risultati sarebbe comparsa, peraltro in posizione predominante, la concorrente società siciliana che aveva illecitamente utilizzato il marchio anteriore come Adword. La società titolare del marchio ha così evocato in giudizio l’autonoleggio siciliano e Google, contro la quale, curiosamente, la società siciliana convenuta ha allegato altresì una responsabilità quale fornitore di un servizio potenzialmente lesivo di terzi.
Il Tribunale di Palermo ha ritenuto la società di autonoleggio siciliana responsabile per la violazione dei diritti anteriori sul marchio utilizzato come AdWord condannandola al risarcimento del danno e ha escluso qualsiasi responsabilità di Google (che peraltro si era anche attivata tempestivamente, al ricevimento della diffida, per la rimozione delle inserzioni collegate all’Adword contestata). La perizia disposta dal Tribunale di Palermo ha permesso di accertare tutti gli accessi al sito della società siciliana propiziata dalla Adword contestata nonché il numero di contratti generati utilizzando la stessa Adword, permettendo pertanto al giudice di quantificare gli utili generati illecitamente di cui è stata disposta la retroversione alla società titolare del marchio ai sensi dell’art. 125 CPI.
La sentenza ha confermato quindi due principi, consolidati a livello nazionale e comunitario, connessi all’attività dei motori di ricerca, ossia che
(i)    l’utilizzo come adWord di un marchio altrui costituisce violazione dei diritti su tale marchio e che
(ii)     non sussiste responsabilità del motore di ricerca quale hosting provider (ossia del prestatore di servizi che memorizza nei propri sistemi le informazioni caricate da un destinatario dei suoi servizi) qualora lo stesso non sia a conoscenza dell’illiceità di quanto caricato dal destinatario dei suoi servizi e si attivi per la rimozione dei contenuti illeciti non appena informato.
Il sistema Google Adwords[3]  è uno strumento tecnologico fornito agli inserzionisti che consente agli stessi di far apparire il loro annuncio tra i risultati delle ricerche effettuati dagli utenti utilizzando la parola chiave selezionata dall’utente del servizio Adwords. E’ facilmente intuibile che l’acquisto di una Adword corrispondente ad un marchio altrui consenta di drenare il traffico internet diretto verso tale marchio consentendo a chi fruisce dell’Adword di guadagnare accessi illecitamente e/o di danneggiare un concorrente privandolo della visibilità a cui ha diritto. E’ stata a lungo discussa l’eventuale responsabilità di Google quale fornitore del servizio, fino a quando non ne è stata accertata la terzietà in relazione all’uso delle Adword (i cui contenuti non sono controllabili o sorvegliabili dal motore di ricerca) alla luce del d.lgs. 70/2003.
(L.E.)
Nota 3: AdWords

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"Oscar": volgarizzazione, decadenza e nullità del marchio

autore:

Gianluca Morretta

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 23 dicembre 2011, ha stabilito che l’uso estensivo (“diffuso, intenso e prolungato”) del termine “Oscar” ha fatto sì che lo stesso abbia assunto nella lingua italiana il significato generico di “primo premio di una manifestazione” determinando la volgarizzazione del relativo marchio. Se negli intenti di chi la utilizza la parola “Oscar” può ancora implicare un paragone con il premio cinematografico, lo stesso non avviene più nella mente del vasto (e meno informato) pubblico che lo percepisce, essendo trascorso ormai quasi un secolo dalla prima edizione dell’Oscar cinematografico il quale, sebbene tuttora rinomato, può solo essere considerato un Oscar tra i tanti. In conclusione, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato la decadenza per volgarizzazione del marchio italiano “Oscar” n. 988.918 (risalente al 1982) e la nullità per originario difetto di carattere distintivo del più recente (2002) marchio comunitario “Oscar” n. 293.1038, entrambi di titolarità della Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

Corte d'Appello Venezia 23 dicembre 2011

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