Confusione o contraffazione: penale o civile

autore:

Alessandro Racano

Cassazione penale, sezione II, 26/6/2014, n. 28922

La Cassazione penale è recentemente ritornata su un tema che, a dispetto di alcune precedenti pronunce di legittimità, non appare ancora del tutto ben delineato nei sui principali tratti distintivi.

 Il caso riguarda un imprenditore genovese il quale, a parere del Tribunale prima e della Corte d‘Appello poi, aveva introdotto in Italia 14.800 borse e 9.240 portafogli con marchio contraffatto “Gucci” realizzando così il reato di cui all’art. 474 c.p. che punisce “chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati”.

 L’imputato, va chiarito, era altresì titolare del marchio “GB Dood By” registrato all’ufficio brevetti e marchi a seguito di domanda presentata nel 2007 (in epoca successiva all’importazione dei prodotti) e pertanto, nell’ottica della difesa, il marchio oggetto reato – che invero non recava affatto la scritta “Gucci” – sarebbe stato riferibile esclusivamente a quello regolarmente registrato dall’imprenditore genovese.

 Tuttavia, secondo i giudici di primo e secondo grado, quanto appena detto (e, quindi, la esistenza di un secondo e successivo marchio) sarebbe stata del tutto irrilevante in quanto l’unico – e decisivo - elemento da prendere in considerazione ai fini della individuazione del reato contestato, sarebbe stata la mera e palese similarità dei due marchi in discussione.

 Ebbene, a seguito del ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione è giunta a conclusioni differenti e, analizzando la questione da un diverso punto di vista, ha annullato la sentenza d’Appello.

 A parere della Suprema Corte, infatti, occorre avere riguardo agli elementi caratterizzanti l’art. 474 c.p. ed al concetto di “materiale contraffazione” ovvero la realizzazione di altro marchio dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale; la confusione tra marchi, pertanto, si atteggia come uno degli elementi da cui dedurre la avvenuta contraffazione, ma tale elemento, di per sè, non è sufficiente a costituire il reato; in tale ultimo caso, però, la tutela della vittima è comunque garantita in sede civile dall’art. 2598, n.1, c.c.  (atti di concorrenza sleale) che infatti richiede, come condizione necessaria e sufficiente, quella in cui si usino nomi e segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri o che imitino servilmente prodotti altrui.

In altre parole, secondo la Corte, la contraffazione ex art. 474 c.p. non coincide con quelle integranti l’illecito civilistico della concorrenza sleale ex art. 2598, n.1, c.c., conseguentemente ragionare in termini differenti, come invece hanno fatto i giudici di secondo grado là ove hanno perfettamente “sovrapposto” le due norme citate, costituisce un’errata applicazione della legge.

 Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso stabilendo che, ai fini del decidere, sarebbe stato necessario accertare – in presenza di un marchio registrato in capo all’imputato – che quelli apposti sui prodotti oggetto di procedimento fossero la contraffazione di quello “Gucci” e non una mera espressione di quello registrato, per quanto idoneo a determinare confusione; la fattispecie in esame, in definitiva, è certamente idonea ad integrare l’illecito – civile – della concorrenza sleale, ma non è caratterizzata da tutti gli ulteriori elementi necessari per integrare il diverso illecito – penale – concernente la contraffazione del marchio.

 Sulla base di ciò, pertanto, la sentenza d’Appello è stata annullata e nel contempo la Cassazione ha colto l’occasione per meglio specificare la “cornice” entro cui opera, da una parte, la contraffazione ex art. 474 c.p. e, dall’altra, la sleale confusione tra i marchi ex art. 2598 c.c.

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Marchio di fatto e accordi di cessione: il caso "R10"

autore:

Federico Paesan

Poche ore prima dell’inizio dei mondiali di calcio brasiliani recentemente conclusisi, il Tribunale Europeo di Primo Grado ha emesso un’importante sentenza (T-137/09 RENV) riguardante il marchio “R10”, ovverosia il segno distintivo del famoso fantasista brasiliano Ronaldo de Assis Moreira, meglio conosciuto come Ronaldinho. Il marchio “R10” è infatti formato dall’iniziale del giocatore (“R”) e dal numero di maglia (“10”) più frequentemente utilizzato da Ronaldinho nelle varie squadre in cui ha giocato.

Nel gennaio 2006, il sig. Aurelio Munoz Molina ha domandato la registrazione del marchio comunitario “R10” per articoli di pelletteria, abbigliamento, scarpe e servizi di vendita di indumenti. Il sig. Molina, tuttavia, nulla ha a che fare con Ronaldinho che, a quel tempo, era all’apice della sua fama e fresco vincitore del pallone d’oro.

Nell’ottobre del 2006, la società DL Sports, detentrice di alcuni diritti di immagine e marchi relativi alla star del calcio carioca, si è opposta alla domanda di registrazione del marchio “R10” del sig. Molina, dichiarandosi titolare di un identico ed anteriore marchio di fatto spagnolo.

La Divisione di Opposizione UAMI ha quindi chiesto a DL Sports di provare l’anteriore utilizzo di tale marchio di fatto. DL Sports, tuttavia, non è riuscita a depositare prove sufficienti di tale utilizzo. L’opposizione è stata quindi respinta.

Nel frattempo, la Nike, uno dei principali sponsor del giocatore, ha concluso un accordo con DL Sports prevedendo il trasferimento di diverse domande di marchio concernenti i segni “R10” e “10R”. Nike, pertanto, si è sostituita a DL Sports nel procedimento di opposizione contro la domanda di marchio del sig. Molina e ha presentato ricorso contro la decisione della Divisione di Opposizione UAMI.

Il ricorso presentato dalla Nike è stato però rigettato dalla Commissione Ricorsi che, senza sentire le parti, ha affermato che la società americana non ha dato prova di essere titolare del marchio di fatto spagnolo su cui si è basato l’intero procedimento di opposizione. Ciò in quanto l’accordo di cessione concluso con DL Sports non nomina espressamente il marchio di fatto spagnolo.

Dopo varie fasi di giudizio, la Corte di Giustizia Europea ha rinviato la causa al Tribunale di Primo Grado chiedendogli di esprimersi sulla titolarità del marchio spagnolo di fatto “R10”.

Il 12 giugno 2014, il Tribunale di Primo Grado ha sancito che il marchio spagnolo di fatto “R10” non appartenga alla Nike, confermando la decisione della Commissione Ricorsi. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che il contratto di cessione concluso tra DL Sports e Nike indica dettagliatamente tredici domande di marchio riguardanti il segno “R10” e altre sette concernenti il segno “10R”, ma in nessun punto fa riferimento al marchio di fatto spagnolo “R10”. Il Tribunale ha inoltre respinto ogni interpretazione estensiva dell’accordo proposta da Nike.

Il Tribunale ha oltretutto escluso che Nike possa essere titolare del marchio di fatto spagnolo “R10” sulla base di un precedente accordo con il giocatore secondo il quale Nike è titolare di “tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi ai loghi, i disegni, i modelli, i marchi e i diritti di proprietà intellettuale” relativi all’attività di Ronaldinho. La stessa Nike, infatti, nel corso del procedimento di opposizione ha sempre sostenuto di essere titolare del marchio di fatto spagnolo in base all’accordo con DL Sports e non, invece, in base al citato precedente accordo con il giocatore.

La lunga querelle riguardante il marchio “R10” ha quindi avuto un unico e per certi versi inatteso vincitore, ovverosia il sig. Molina che per primo ha registrato il marchio. L’esito di questa vicenda può quindi fornirci due preziosi insegnamenti. In primo luogo, qualora un determinato segno acquisti una certa distintività, è sempre meglio che il titolare proceda alla sua registrazione. Non a caso, altri segni simili a “R10”, ovverosia “CR7”, riferito al calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, e “R9”, riferito all’ex stella brasiliana Ronaldo, sono stati registrati dai calciatori stessi o dai loro sponsor. In secondo luogo, la vicenda in esame ha sottolineato la necessità di indicare specificatamente i marchi di fatto all’interno di accordi di cessione. Come visto, infatti, formule, anche ampie, che non facciano tuttavia espresso riferimento al marchio di fatto potrebbero non essere ritenute idonee a provare l’avvenuta cessione di tale tipologia di marchio.

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Volgarizzazione del termine “oscar”

autore:

Gianluca Morretta

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 23 dicembre 2011, ha stabilito che l’uso estensivo (“diffuso, intenso e prolungato”) del termine “Oscar” ha fatto sì che lo stesso abbia assunto nella lingua italiana il significato generico di “primo premio di una manifestazione” determinando la volgarizzazione del relativo marchio. Se negli intenti di chi la utilizza la parola “Oscar” può ancora implicare un paragone con il premio cinematografico, lo stesso non avviene più nella mente del vasto (e meno informato) pubblico che lo percepisce, essendo trascorso ormai quasi un secolo dalla prima edizione dell’Oscar cinematografico il quale, sebbene tuttora rinomato, può solo essere considerato un Oscar tra i tanti. In conclusione, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato la decadenza per volgarizzazione del marchio italiano “Oscar” n. 988.918 (risalente al 1982) e la nullità per originario difetto di carattere distintivo del più recente (2002) marchio comunitario “Oscar” n. 293.1038, entrambi di titolarità della Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).
Corte d'Appello Venezia 23 dicembre 2011.pdf

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