Indicazioni geografiche senza registrazione comunitaria

autore:

Federico Paesan

Il caso "salame felino"

Come noto ai più il “Salame Felino” è un salume prodotto storicamente nel paese di Felino e in alcuni comuni limitrofi in provincia di Parma. La sua origine geografica, tuttavia, non ha trovato riconoscimento fino al 2013, quando l’indicazione geografica “Salame Felino” è stata registrata come marchio d’origine IGP (Indicazione Geografica Protetta).

La mancata registrazione per molti anni dell’indicazione geografica riferita a tale salume ha aperto la strada ad una battaglia legale che si protrae oramai da quasi quindici anni.

Sul finire degli anni ’90, infatti, la multinazionale Kraft avviava la commercializzazione sotto il marchio “Invernizzi” di un salume denominato “Salame Felino” il quale, tuttavia, veniva prodotto a Cremona. 

L’associazione per la tutela del “Salame Felino”, insieme a dodici produttori dello stesso, citavano in giudizio la Kraft lamentando l’uso improprio dell’indicazione geografica “Salame Felino”, in quanto prodotto in un’area geografica estranea alla provincia di Parma.

Nel 2001, il Tribunale di Parma stabiliva che l’indicazione geografica “Salame Felino” non poteva godere della protezione conferita a livello comunitario alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari dal Regolamento n. 2081 del 1992, mancando la condizione essenziale della registrazione dell’indicazione geografica. La medesima sentenza condannava comunque Kraft per concorrenza sleale a causa dell’ingannevolezza dell’uso della dicitura “Salame Felino” che lasciava intendere al consumatore che tale salame provenisse da una determinata area geografica quando invece così non era. E ciò in base all’art. 31 del D.Lgs. 198 del 1996, che, aggiornando la disciplina nazionale delle indicazioni geografiche, vieta ogni forma di riferimento geografico decettivo. 

La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado sottolineando che la tutela contro l’uso decettivo delle indicazioni geografiche fornita a livello nazionale dall’art. 31 del D.Lgs. 198 del 1996 non è in contrasto con il sistema di protezione delle indicazioni geografiche previsto a livello comunitario dal Regolamento 2081/92. 

La questione della compatibilità tra la normativa nazionale contro l’uso decettivo delle indicazioni geografiche (art. 31 del D.Lgs. 198 del 1996) e la disciplina comunitaria per la tutela di queste ultime (Regolamento 2081/92) veniva quindi affrontata dalla Corte di Cassazione. Kraft sosteneva infatti che tali normative erano tra di loro incompatibili, di conseguenza affermando che un’indicazione geografica non registrata, non potendo godere di tutela a livello comunitario in forza del Regolamento 2081/92, non poteva neppure essere tutelata a livello nazionale contro atti di concorrenza sleale.  

La Corte di Cassazione sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali: (i) se, in forza del Regolamento 2081/1992, può essere conferito il diritto esclusivo di utilizzare all’interno dell’area comunitaria un’indicazione geografica che non sia stata oggetto di registrazione; (ii) quale tutela debba essere concessa, sia a livello nazionale che a livello comunitario, ad un’indicazione geografica non registrata.

Con la recentissima sentenza dell’8.5.2014, la Corte di Giustizia Europea confermava che condizione essenziale per poter accedere alla tutela comunitaria fornita dal Regolamento 2081/92 è la registrazione dell’indicazione geografica. L’indicazione geografica “Salame Felino”, pertanto, poteva godere di detta tutela solamente a far data dalla sua registrazione (e quindi dal 2013).

In merito alla seconda questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia sottolineava che il Regolamento 2081/92 non osta di per sé al conferimento di una tutela nazionale ad un’indicazione geografica non registrata. La Corte di Giustizia affermava infatti che la normativa nazionale e quella comunitaria sono in linea di principio compatibili, a patto  che l’applicazione della normativa nazionale (i) non sia in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci all’interno del mercato comunitario e (ii) non comprometta la realizzazione degli obbiettivi perseguiti dal Regolamento 2081/92 ovverosia l’armonizzazione della tutela delle indicazioni geografiche a livello comunitario al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del mercato.

Toccherà ora alla Corte di Cassazione stabilire se la normativa nazionale contro gli usi decettivi di indicazioni geografiche sia o meno in contrasto con gli obbiettivi del Regolamento 2081/92 e/o con il principio di libera circolazione delle merci.

Pur se la questione non può ancora dirsi conclusa in attesa del pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione, vi è da sottolineare l’importanza delle conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Giustizia Europea, in particolar modo con riferimento al fatto che, di per sé, il Regolamento 2081/92 non impedisce agli stati membri di prevedere una tutela a livello nazionale per quelle denominazioni geografiche che non godano di tutela a livello comunitario. 

Non vi è dubbio, tuttavia, che la decisione della Corte di Giustizia Europea costituisca un segnale incoraggiante per quanto riguarda la tutela in ambito nazionale di quelle denominazioni d’origine che non siano state fatte oggetto di registrazione.

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L’uso del marchio altrui a fini di critica: Enel/Greenpeace

autore:

Federico Paesan

Il fenomeno dell’uso di marchi altrui in chiave critica o parodistica ha vissuto negli ultimi anni un notevole sviluppo in ogni parte del globo, come testimoniano questi esempi:  

Insegna recentemente apparsa all’esterno di un bar di Los Angeles (“dumb” in inglese significa “stupido”).

Uso del logo Esso (opportunamente modificato) da parte di Greenpeace nell’ambito di una campagna di denuncia nei confronti della multinazionale del petrolio.

Utilizzo umoristico/commerciale del marchio Luis Vuitton negli Stati Uniti per borsette destinate ai proprietari di animali domestici.
I titolari di marchi il più delle volte hanno denunciato tali pratiche, lamentando lo svilimento dei propri segni nonché l’indebito sfruttamento compiuto dagli utilizzatori non autorizzati. Approdate nelle aule di tribunale, tali controversie sono state decise in base alla tipologia e alle finalità dell’uso del marchio altrui.
In linea generale, i titolari dei marchi hanno avuto la meglio quando è stato riconosciuto il carattere principalmente commerciale dell’uso parodistico e/o critico compiuto da terzi. Quando invece tale uso è stato ritenuto finalizzato ad una giusta e proporzionata critica o ad una (riuscita) parodia, anche se latamente commerciale, hanno vinto i c.d. free riders.
Quanto alla giurisprudenza nazionale, ultimo in ordine cronologico è il caso Enel/Greenpeace, riguardante l’uso del logo Enel in una campagna ambientalista. Tale campagna consisteva nella distribuzione di false bollette Enel, apparentemente identiche alle originali, riportanti dati sui danni ambientali, sanitari ed economici causati da Enel nella produzione di energia fossile. Non solo. Greenpeace distribuiva anche false copie del quotidiano Metro contenenti una finta pubblicità in cui il logo Enel veniva storpiato (un albero con una foglia caduta a terra) e accompagnato dalla dicitura “Enel, l’energia che ti sporca”.
La vicenda ha impegnato il Tribunale di Milano. In prima istanza, Greenpeace ha avuto la meglio. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’uso del marchio Enel non avesse scopi commerciali e fosse invece diretto ad una giusta e proporzionata critica. E che pertanto tale uso fosse protetto dal principio costituzionale della libertà d’espressione. In poche parole, anche se Greenpeace aveva svilito il marchio Enel, aveva un “giusto motivo” per farlo.
Tale decisione è stata però ribaltata in sede di reclamo. Il Tribunale di Milano ha infatti ritenuto che l’uso non autorizzato del marchio Enel fosse avvenuto all’interno di un’attività economica. In particolare, i giudici hanno sottolineato che Greenpeace è strutturata come un’azienda, avendo allestito un sistema di fund raising di natura imprenditoriale. Di qui il convincimento per cui l’utilizzo del marchio Enel va letto come forma di sfruttamento della sua notorietà finalizzata a favorire la raccolta di fondi da parte di Greenpeace.
Gli stessi giudici hanno poi sottolineato che l’uso del marchio Enel da parte di Greenpeace è altamente denigratorio. In particolare è stato evidenziato come la produzione di energia fossile non sia di appannaggio esclusivo di Enel. Greenpeace, tuttavia, ha rivolto la campagna unicamente nei confronti di tale operatore, utilizzando il suo marchio per simboleggiare l’intera categoria dei produttori di energia fossile. Inoltre, l’utilizzo del marchio Enel danneggia l’azienda nel suo complesso, pur se la critica di Greenpeace si riferisce ad una sola delle tante attività dell’azienda (la produzione di energia fossile).
Su questi presupposti il Tribunale di Milano ha ritenuto prevalente in sede di reclamo la natura commerciale ed il carattere denigratorio della campagna di Greenpeace rispetto alla sua finalità di critica e ne ha conseguentemente inibito la prosecuzione, disponendo il sequestro del materiale pubblicitario.
Il provvedimento è disallineato rispetto alla giurisprudenza formatasi in altri Paesi europei in casi analoghi.
In Francia, ad esempio, l’utilizzo sopra raffigurato del logo ESSO non è stato considerato come un utilizzo illecito del marchio altrui, in quanto privo di finalità commerciali (Esso v. Greenpeace France, Cour de Cassation, 8 aprile 20082008 -http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bul_civ_04_08.pdf, pag. 89). Analoga decisione è stata adottata dalla Corte di Cassazione francese nel caso Areva/Greenpeace. Areva, società monopolista dell’energia nucleare in Francia, aveva fatto causa a Greenpeace per l’uso del suo marchio modificato attraverso l’aggiunta di un teschio, così da evidenziare i danni mortali causati dall’energia atomica. Di nuovo è stata esclusa ogni finalità commerciale dell’utilizzo del marchio altrui e dunque la sua contraffazione (Greenpeace France v. Spcea, Cour de Cassation, 8 aprile 2008 - http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2275). Stesso esito ha avuto un giudizio similare in Germania, che ha visto ancora una volta contrapposti Esso e Greenpeace in ragione della campagna ambientalista STOPE$$O (Stoppesso.de, LG Hamburg, 10 giugno 2002, in GRUR 2003).
In tutti i casi stranieri citati, l’attività di fund raising non è stata considerata un’attività economica. Non è pertanto stata applicata la normativa sui marchi e il bilanciamento tra gli interessi in gioco è avvenuto mediante quelle categorie di proporzionalità e continenza proprie dei giudizi di diffamazione. Greenpeace è quindi uscita vittoriosa da tali processi in quanto la sua critica non è stata ritenuta gratuitamente denigratoria, anche in considerazione dell’importanza di interessi sociali quali la tutela della salute e dell’ambiente. Per tali motivi, l’utilizzo critico dei marchi ESSO e Areva è stato ritenuto lecito in quanto protetto dalla libertà d’espressione.
Il tema resta aperto e in Italia ha avuto già un impatto in quanto Greenpeace ha eliminato ogni riferimento al logo Enel dalla sua campagna pur continuando a riferirsi al colosso energetico e alle sue pratiche dannose per la salute e per l’ambiente (http://www.greenpeace.it/metro/). Staremo a vedere se anche questo riferimento ad Enel sarà oggetto di censura o se, al contrario, la giurisprudenza italiana opterà per un riallineamento con quella di altri paesi europei.
 

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Pubblico di riferimento e similarità tra marchi: Volvo/Solvo

autore:

Federico Paesan

La Corte Generale dell’Unione Europea ha recentemente emesso una sentenza di sicuro rilievo per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione tra marchi ai sensi dell’art. 8.1(b) del Regolamento Europeo sul marchio comunitario (n. 207/2009).
Tale sentenza ha infatti affermato il principio, in verità non del tutto nuovo[1], per cui i diversi fattori in base ai quali viene valutata la somiglianza tra marchi (somiglianza visiva, fonetica e concettuale) possano assumere un diverso peso a seconda del pubblico di riferimento.

Prima di esaminare la sentenza in commento è però necessario ripercorrere brevemente il decennale iter del procedimento.

Nel novembre 2003, la sig.ra Elena Grebenshikova ha depositato la domanda di marchio figurativo comunitario “SOLVO” (qui di seguito riprodotta) per determinati prodotti inclusi nella classe merceologica n. 9 (“software per sistemi di gestione di magazzini e software per sistemi di terminal di container”).

La famosa casa automobilistica Volvo si è opposta alla registrazione di tale segno sulla base del proprio anteriore marchio comunitario verbale “VOLVO” registrato per “veicoli” (classe n. 12) e “software per computer” (classe n. 9). In particolare, l’azienda svedese lamentava un possibile rischio di confusione tra i segni in questione (“VOLVO”/“SOLVO”), oltre al rischio che, data la notorietà del marchio “VOLVO”, il pubblico potesse ricavare la falsa impressione di un collegamento economico tra i prodotti a marchio “SOLVO” e la società Volvo.

Sia la Divisione d’Opposizione che il Board of Appeal dell’U.A.M.I. hanno rigettato tale opposizione negando ogni rischio di confusione tra i marchi ed escludendo l’esistenza di un fattore ad essi comune che conducesse il pubblico a ritenere esistente un collegamento economico tra i prodotti a marchio “SOLVO” e la società Volvo. E ciò nonostante la pacifica identità dei prodotti coperti dai marchi in questione (entrambi inclusi nella classe n. 9).
Su ricorso di Volvo, tuttavia, la Corte Generale[2] ha annullato la decisione del Board of Appeal affermando che la forte affinità fonetica tra i segni (“SOLVO” e “VOLVO” condividono infatti quattro lettere su cinque) non permette di escluderne la somiglianza e quindi il rischio di confusione.

La Corte Generale ha quindi rinviato il caso al Board of Appeal che ha rigettato la domanda di marchio “SOLVO” evidenziando che, in ragione dell’identità di prodotti e della forte somiglianza fonetica dei marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, per quanto formato da professionisti attenti al prodotto.

Tale decisione è stata però annullata dalla Corte Generale mediante la sentenza in commento che ha negato il rischio di confusione tra i marchi.

La Corte Generale svolge l’analisi comparativa dei marchi dall’angolo prospettico del pubblico di riferimento, in questo caso costituito da gestori di magazzini e terminal di container presso porti navali, e quindi altamente specializzato. 

Si tratta di un pubblico che, oltre ad indagare le caratteristiche del prodotto, si interroga sull’identità del produttore ed è dunque portato a cogliere anche sottili differenze tra i marchi.

Su questo presupposto la Corte ha affermato che, nonostante l’identità dei prodotti e le forti somiglianze fonetiche tra i marchi “VOLVO” e “SOLVO”, le diversità grafiche tra i segni sono già sufficienti a superare il rischio di confusione.

Secondo la Corte, infatti, l’aspetto fonetico riveste particolare importanza nella valutazione della somiglianza tra marchi solamente se il consumatore a cui è destinato il prodotto non è in grado di comparare visivamente i segni al momento della selezione del prodotto.

Non è però questo il caso, ove, al contrario, gli acquirenti dei programmi intrattengono relazioni dirette con il produttore ed esaminano versioni di prova del software contrassegnate dal marchio.

Da che deriva la prevalenza delle differenze grafiche rispetto alle somiglianze fonetiche e quindi il venir meno del rischio di confusione tra i marchi.

La decisione è due volte condivisibile. Perché distingue il peso da attribuirsi all’analisi di ciascuno degli elementi di confronto dei marchi in base al mercato e quindi al pubblico di riferimento. E perché ravvicina l’analisi giuridica al senso comune, posto che sembra davvero difficile che gli acquirenti dei programmi contrassegnati dai rispettivi marchi possano confondere o anche soltanto associare i marchi “SOLVO”  e “VOLVO”.



[1] Cfr. Corte Generale dell’Unione Europea, SHS Polar Sistemas Informaticos c. OHIM – Polaris Software Lab (Polaris), T-79/07, para. 50; Corte Generale dell’Unione Europea, T-117/03 – T-119/03 e T-171/03 riunite New Look c. OHIM – Naulover in ECR II-3471, para 49.

[2] Corte Generale dell’Unione Europea, Volvo Trademark c. OHMI – Grebenshikova (SOLVO), 2.12.2009, T-434/2007.

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