Corte di Giustizia e registrazione di domini “.eu”

autore:

Gianluca Morretta

Il 7 dicembre 2005 è stata avviata la registrazione dei nomi di dominio “.eu” disciplinata dal regolamento (CE) n. 874/2004 che ha ribadito il principio comune in materia «primo arrivato, primo servito» a mente del quale il primo a richiedere la registrazione ha diritto di precedenza. Il principio generale è stato tuttavia temperato dalla previsione di un trattamento preferenziale a favore dei diritti preesistenti. Per «diritti preesistenti» si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.
Nelle intenzioni del legislatore comunitario il dominio di primo livello “.eu”  dovrebbe garantire al mercato interno maggiore visibilità nell’ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet, offrendo un nesso chiaramente identificabile con la Comunità e consentendo inoltre alle imprese, alle organizzazioni ed alle persone fisiche comunitarie di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso.
Di conseguenza il regolamento esige, quale condizione essenziale per poter registrare un nome di dominio “.eu”, un legame con la Comunità europea che può esser costituito, per le imprese, dall’aver stabilito la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea o, per le persone fisiche, nell’essere residenti all’interno del territorio medesimo.
Il regolamento (CE) 874/2004 ha stabilito, inoltre, una procedura di registrazione per fasi, in modo tale da riservare ai titolari di diritti preesistenti un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi. A partire dal 7 dicembre 2005, infatti, per un periodo di quattro mesi (c.d. periodo «sunrise») solo i titolari di diritti preesistenti erano abilitati alla registrazione sotto il dominio “.eu”.
In considerazione del fatto che tale trattamento privilegiato è stato esteso anche ai licenziatari di diritti preesistenti, la Cour d’Appel di Bruxelles ha chiesto alla Corte di Giustizia di definire la nozione di “licenziatario” che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 874/2004, aveva il diritto di chiedere la registrazione per il dominio “.eu” durante il periodo “sunrise”.
La Corte, dopo aver chiarito che il termine “licenziatario” non trova definizione nel diritto comunitario, ribadisce la propria costante giurisprudenza secondo la quale l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione esige che i termini di una disposizione comunitaria, priva di espresso richiamo al diritto degli Stati membri, debbano essere interpretati in modo uniforme in tutta l’Unione. Tale interpretazione deve essere effettuata tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa.
In considerazione delle finalità del dominio di primo livello “.eu”, creato per accrescere la visibilità del mercato interno nell’ambito del centro di scambi commerciali basato su Internet, la Corte di Giustizia ha chiarito che i licenziatari di diritti preesistenti devono soddisfare il criterio della presenza nel territorio dell’Unione e, al contempo, disporre al posto del titolare, perlomeno parzialmente o temporaneamente, del diritto preesistente interessato.
Contrasterebbe difatti con gli obiettivi predetti il consentire al titolare di un marchio, che non soddisfi il criterio di presenza sul territorio dell’Unione, di ottenere la registrazione di un nome di dominio”.eu” attraverso una persona fisica o giuridica che soddisfa il criterio di presenza nella Comunità ma non dispone, anche solo parzialmente o temporaneamente, del diritto oggetto della licenza.
Nel caso di specie la società americana Walsh Optical, poco prima dell’inizio del periodo «sunrise», aveva fatto registrare il marchio Benelux «Lensworld» ed aveva concluso un accordo, definito impropriamente «contratto di licenza», con la Bureau Gevers, una società belga che effettua consulenze in materia di proprietà intellettuale. Il contratto aveva in realtà il solo scopo di far effettuare la registrazione del nome “Lensworld.eu” a nome della società belga ma per conto della Walsh Optical, in modo tale che la società americana, naturalmente esclusa dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria, potesse tuttavia beneficiare del trattamento privilegiato (periodo “sunrise”) riservato dal regolamento (CE) n. 874/2004 ai titolari o licenziatari di diritti preesistenti stabiliti nella Comunità.
La Corte osserva che, mediante la concessione di una licenza, il titolare di un marchio concede al licenziatario, nei limiti definiti dalle clausole del contratto di licenza, il diritto di usare tale marchio a fini commerciali, garantendo in tal modo ai consumatori la provenienza del prodotto interessato.

Al fine di delimitare l’ambito di applicazione del regolamento la Corte chiarisce le differenze tra un contratto di servizi e un contratto di licenza: mentre la nozione di servizi implica che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo, il contratto di licenza, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo, non comporta siffatta attività.
Pertanto l’accordo con cui una parte si impegna a  depositare una domanda e ad ottenere la registrazione per un nome di dominio”.eu”, sebbene definito “contratto di licenza”, si avvicina più ad un contratto di servizi che ad un contratto di licenza. E ciò soprattutto quando tale contratto non accordi alla parte definita «licenziatario» il diritto di usare commercialmente il marchio corrispondente al nome di dominio.
Di conseguenza, la parte che abbia il compito di registrare un nome di dominio”.eu” per conto del titolare di un marchio, senza poter utilizzare tale marchio a fini commerciali, non può essere qualificata come “licenziatario” ai sensi del regolamento 874/2004.
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Niente tutela penale per un titolo di privativa non ancora concesso

autore:

Alberto Fogola

Con due recenti sentenze, la Corte di Cassazione penale ha escluso la sussistenza dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., se il titolo di privativa imitato non sia ancora stato concesso, ossia si trovi allo stato di domanda.
Cass. pen. 26 giugno 2012, n.25273.pdf
Cass. pen. 31 ottobre 2012, n.42446.pdf

Commento
Nell’ambito di due procedimenti, il primo per il reato di cui all’art. 473 c.p. (“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”) ed il secondo per quello di cui all’art. 474 c.p. (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci”), la Corte di Cassazione si è espressa sulla tutelabilità penale di una domanda di marchio, giungendo a conclusioni diverse rispetto alle pronunce dei giudici di appello e ad alcuni propri precedenti.
In particolare, la Suprema Corte, accogliendo un orientamento di legittimità piuttosto risalente, ha riconosciuto che per la configurabilità dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. “è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale”.
La necessità di tale riconoscimento da parte dell’ordinamento deriva dal fatto che il bene giuridico protetto dalle fattispecie delittuose di interesse è l’interesse generale della fede pubblica e non quello particolare del soggetto titolare della domanda non ancora registrata.
Ad ulteriore conferma di tale conclusione, come riconosciuto in entrambe le sentenze soprarichiamate, vi sarebbe la novella legislativa di cui alla l. 23 luglio 2009, n. 99  che ha modificato  gli articoli in questione inserendo, tra l’altro, all’art. 473 c.p. l’inciso “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale” che riconduce la configurabilità di tale reato alle sole ipotesi di effettiva registrazione (o brevettazione) del titolo di privativa imitato: si può infatti conoscere solo un titolo già rilasciato, in quanto “la semplice richiesta dello stesso non dà luogo, di per sé, alla garanzia dell’esito positivo della procedura avviata”.
Dopo questa duplice presa di posizione della Suprema Corte che desta comunque qualche perplessità, è bene puntualizzare – anche per “tranquillizzare” i titolari dei marchi – che una domanda di marchio gode comunque di tutela, sul piano civilistico, ai sensi del codice della proprietà industriale; sul piano penalistico, invece, è unicamente configurabile il reato contro l’ordine pubblico di cui all’art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) punito con pene più lievi rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. e applicabile a prescindere dalla registrazione anche ai marchi di fatto.
(A.F.)

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Marchio: riforma direttiva e del regolamento comunitario?

autore:

Gianluca Morretta

Come noto, in Europa le registrazioni nazionali dei marchi, riconosciute a livello comunitario dalla Direttiva 2008/95/CE, coesistono con la registrazione comunitaria, di cui al Regolamento 207/2009, che assicura la protezione in tutti i Paesi dell’Unione.
Con i testi presentati al Parlamento Europeo lo scorso 27 marzo, la Commissione propone di modernizzare l’attuale sistema agevolando la registrazione dei marchi comunitari ed armonizzando ulteriormente quella dei marchi nazionali, anche in termini di costi e di procedure.
Le novità sono di varia natura.

Quanto al marchio comunitario, merita di essere segnalata la sostituzione del requisito della rappresentazione grafica del marchio con quello, più generale, della rappresentazione idonea ad identificare l’oggetto della registrazione (art. 4: “segni atti a costituire un marchio europeo”), così spianando la strada ai marchi non tradizionali e in primo luogo ai suoni. La frammentazione del sistema di tassazione (Regolamento della Commissione 2869/95) per singole classi con un immediato risparmio rispetto al sistema attuale che impone la registrazione del marchio quanto meno per tre classi. Infine, l’estensione della contraffazione anche alle merci in transito nel territorio dell’Unione, così superando il problema della prova dell’effettiva destinazione dei prodotti al mercato europeo, bastando a consentire la tutela del marchio un generale giudizio prognostico in tal senso.

Per quanto attiene ai marchi nazionali, la proposta di Direttiva impone a tutti gli Stati Membri di adottare procedure amministrative di opposizione evitando che, come oggi avviene, nei Paesi in cui tali procedure non esistono, sia inevitabile il ricorso alle azioni giudiziarie.
Insomma, nel complesso una riforma positiva che passa ora alla fase di discussione e di approvazione parlamentare che prevedibilmente richiederà un anno di lavoro.

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