AdWords e violazione di marchio, si esprime il Tribunale di Milano

autore:

Chiara Agostini

 

AdWords e violazione dei diritti suo marchio: i limiti alla responsabilità dell’inserzionista

 

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano si esprime su una questione affrontata diverse volte nel corso degli ultimi anni, sia dai giudicanti nazionali che europei, a cui non sempre sono succedute decisioni uniformi.
Il caso affrontato dal Collegio del Tribunale di Milano il 23 ottobre 2014 riguarda la possibilità per un terzo non autorizzato, generalmente concorrente, di utilizzare un marchio di titolarità altrui attraverso un servizio d’inserzioni pubblicitarie di Google, il c.d. AdWords. Grazie al servizio di posizionamento a pagamento sopracitato, qualsiasi operatore economico ha la possibilità, mediante la scelta di una o più keywords, di far apparire tra i risultati di ricerca un link promozionale che rinvia al proprio sito (qualora la keyword scelta dall’inserzionista coincida con quella utilizzata dall’utente nella ricerca). La scelta della parola chiave da utilizzare viene effettuata direttamente dall’inserzionista ed utilizzata ai fini dell’indicizzazione che si vuole ottenere nei risultati di ricerca.
Nel caso di specie, viene utilizzato come keyword per il posizionamento in Rete un noto marchio il cui titolare è un terzo rispetto all’inserzionista, il quale, come accade spesso in questi casi, agisce in giudizio lamentando la violazione del proprio marchio. In particolare, come in casi simili precedenti, è emersa la questione relativa all’individuazione del soggetto responsabile per l’eventuale violazione del marchio altrui.
Il Collegio, per decidere in merito alla questione, ha ampiamento fatto ricorso ai principi enunciati più volte dalla Corte di Giustizia (si menzionano in particolare: sentenza 22/10/11 in C-323/09, Interflora; sentenza 23/3/10 in C-236/08 e C-238/08, Google France).
Afferma infatti la Corte che “nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest’ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni”. Come conseguenza il Collegio afferma, in primis, che unico legittimato passivo sulle pretese di violazione del marchio è l’inserzionista concorrente che, nell’accedere al servizio di posizionamento a pagamento offerto dal gestore, l’ha prescelto come keyword.
Inoltre, altro punto nodale spiegato dal Collegio è che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso di keywords che reindirizzino ad un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato. Tuttavia, tali keywords per il posizionamento non sono vietati laddove reindirizzino ad un link che non vada a compromettere le principali funzioni del marchio altrui, ossia – essenzialmente – quando l’uso di tali keywords non ingeneri confusione tra i prodotti o servizi offerti dal titolare del marchio usato come keyword e quelli del concorrente che ha utilizzato tale segno distintivo per promuovere i propri prodotti.
La decisione assunta dal Collegio ribalta integralmente la pronuncia di primo grado che considerava l’intermediario (e quindi non l’inserzionista) unico responsabile e, dunque, unico legittimato passivo per la lamentata violazione del marchio altrui operata tramite l’utilizzo di tale marchio come adwords da parte di un competitor.

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Je suis Charlie, pas une marque

autore:

Federico Paesan

 

I tentativi di registrazione come marchio di "Je suis Charlie"

 

Come noto, lo scorso 7 gennaio Parigi è stata ferita al cuore da un feroce attacco terroristico culminato con l’assalto alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo. Tali fatti hanno profondamente scosso l’opinione pubblica mondiale, che in vari modi ha espresso la propria vicinanza alla redazione di Charlie Hebdo e, più in generale, alla Francia tutta. Una delle modalità, forse la più immediata, per esprimere tale solidarietà è consistita nell’utilizzo e nella condivisione, soprattutto attraverso i social network, della frase “Je suis Charlie” coniata e diffusa, in una particolare veste grafica, da Joachim Ronchin, direttore artistico della rivista francese Stylist, a poche ore dalla strage.

 

Questa scritta, grazie all’immediata diffusione attraverso i media e i social network, è divenuta in poche ore un vero e proprio simbolo della difesa della libertà d’espressione. La notorietà di tale simbolo ha tuttavia fatto intravedere ad alcuni la possibilità di utilizzarlo per scopi meramente commerciali. Ciò si è tradotto nel deposito di svariate decine di domande di marchio, che riproducono la scritta sopra raffigurata, presso diversi Uffici Marchi e Brevetti nel mondo, tra cui quello francese, statunitense, australiano e del Benelux. Lo sdegno che ha accompagnato tali iniziative, poco rispettose del dolore e della commozione per i fatti di Parigi, ha determinato una netta presa di posizione da parte di alcuni Uffici Marchi e Brevetti, solitamente restii a pronunciarsi preventivamente sulla registrabilità dei marchi al di fuori delle modalità istituzionali. La più significativa di queste prese di posizione è senz’altro quella dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), l’agenzia che si occupa della registrazione dei marchi comunitari, che, pur non avendo ricevuto domande di marchio contenenti la scritta “Je suis Charlie”, ha dichiarato che, in ogni caso, tali domande verrebbero probabilmente fatte oggetto di opposizione da parte dell’UAMI stessa. Ciò in quanto si tratterebbe di marchi contrari all’ordine pubblico o ai principi della morale (art. 7 (1) (f) Regolamento 207/2009) o comunque mancanti della necessaria capacità di distinguere prodotti o servizi (art. 7 (1) (b) Regolamento 207/2009). La stessa linea è stata sposata dall’INPI, l’Ufficio Marchi e Brevetti francese, il quale, in pochi giorni, ha ricevuto circa cinquanta domande di marchio contenenti la scritta “Je suis Charlie”. Ebbene, l’INPI ha dichiarato che tutte queste domande verranno rigettate poiché il segno “Je suis Charlie” è da ritenersi privo della capacità di distinguere prodotti o servizi. A tal riguardo, l’INPI ha posto l’accento sul fatto che una frase così ampiamente utilizzata dalla collettività non può essere “catturata” da un operatore economico. Anche l’USPTO, l’Ufficio Marchi e Brevetti statunitense, ha dichiarato di aver ricevuto due domande di marchio contenti la scritta in questione, ma, ad oggi, non ha preso una posizione ufficiale sulla loro registrabilità. Ciononostante, alcuni precedenti portano a ritenere che anche tali domande verranno rigettate. E’ infatti recente il rigetto della domanda di registrazione del marchio “Boston Strong”, frase divenuta celebre dopo l’attentato terroristico alla maratona di Boston dell’aprile 2013. In tal caso, l’USPTO ha sottolineato che tale frase, in quanto portatrice di un messaggio di natura politica o sociale, non è idonea a distinguere beni o servizi. Per simili ragioni, l’USPTO ha altresì rifiutato la registrazione del marchio “Hands Up, Don’t Shoot” ispirato al drammatico scambio di battute tra un poliziotto e un ragazzo di colore, la cui uccisione a Ferguson ha determinato l’infuocarsi di una rivolta che per settimane ha infuocato l’ormai celeberrima cittadina del Missouri. Non vi è dubbio che ogni tentativo di registrare marchi consistenti in frasi celebri di natura politica, religiosa o sociale sia mosso da una poco commendevole volontà di trarre profitto dalle tragedie che li hanno ispirati. Ed è altrettanto chiaro che domande di marchio di tal genere verranno molto probabilmente rigettate dalle autorità competenti, per i motivi più sopra esaminati. Ciò, almeno, finché è recente il ricordo dell’evento che ne ha costituito l’ispirazione. Esempi del passato, infatti, indicano che anche le frasi celebri, una volta venuta meno l’emotività dell’evento, possano assurgere alla funzione di marchio. E’ il caso, ad esempio, del marchio comunitario “Ich bin ein Berliner” (“Io sono un berlinese”), regolarmente registrato per “birre”, che riprende una celebre frase che J.F. Kennedy pronunciò nel 1963 a Berlino per testimoniare la sua vicinanza alla Germania post-bellica. Tale marchio non è mai stato fatto oggetto di opposizione da parte dell’UAMI. E’ dunque il tempo il vero arbitro della nascita di marchi “politici”.

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Il marchio Northern Soul e i simboli d'uso comune

autore:

Federico Paesan

L’impossibilità di registrare come marchio simboli divenuti di uso comune

Il “Northern Soul” è un genere musicale che, diffusosi a cavallo degli anni ’60 e ’70 in diverse città del nord dell’Inghilterra, è divenuto in pochi anni molto popolare tra i giovani appartenenti alla sub-cultura dei c.d. mod.
Simbolo di tale corrente musicale è diventato, per ragioni solo in parte conosciute, il logo visionabile a questo link.

Ispirato al celebre gesto di protesta degli atleti di colore Tomie Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Messico ’68, tale simbolo veniva usato nei posters che pubblicizzavano serate a base di musica Northern Soul. Ben presto, tuttavia, tale segno è divenuto un badge che gli amanti di tale musica apponevano sui propri abiti, zaini o scooter quale simbolo di appartenenza.
Il logo sopra riportato, tuttavia, non è mai stato registrato come marchio né durante gli anni di maggior successo del Northern Soul, né successivamente. Ciò, almeno, fino al dicembre 2012, quando la società inglese The Retro Bag Shop ha depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti britannico una domanda di marchio che riproduceva il logo “Northern Soul – Keep the faith” per prodotti della classe 18 (imitazioni della pelle, zaini, borse da viaggio, portafogli ecc.).
Ben presto, anche grazie ai social networks, vecchi e nuovi fans del Northern Soul hanno organizzato una campagna per evitare l’appropriazione di tale simbolo da parte di un soggetto privato.
Portavoce di questo movimento è stato Mr. Brian Poulton, cultore della musica Northern Soul sin dalle sue origini, il quale pure aveva in passato utilizzato il logo “Northern Soul – Keep the faith” come elemento decorativo di borse e zaini prodotti dalla sua società Indie Apparel Ltd. e quindi mai in funzione di marchio.
Forte dell’appoggio di migliaia di fans, Mr. Poulton ha depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti britannico un’opposizione alla registrazione del marchio “Northern Soul – Keep the faith” basata sull’art. 3(1)(d) del Trademark Act britannico che vieta la registrazione di marchi consistenti esclusivamente in segni divenuti consueti o abituali nel linguaggio comune.
L’iniziativa di Mr. Poulton ha ottenuto i risultati sperati e, con decisione dell’11 agosto 2014, l’Ufficio Marchi e Brevetti britannico ha accolto l’opposizione e rigettato la domanda di marchio in questione sul presupposto che il simbolo “Northern Soul – Keep the faith” rientrasse nel linguaggio comune.
Il tema, al di là della sua connotazione culturale, è ricorrente anche nelle aule giudiziarie italiane ed europee, essendo un fenomeno crescente il ricorso nell’attività di marchi che sfruttano la capacità evocativa di parole o simboli di uso comune.
L’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale affronta il problema negli stessi termini della norma inglese che ha deciso il caso “Northern Soul – Keep the faith” vietando la registrazione di tale logo come marchio.
Non è tuttavia agevole individuare la linea di confine tra parola o logo largamente diffusa, comunque utilizzabile come marchio, e parole o simboli inappropriabili in quanto di uso comune.
Volendo citare alcuni esempi, in sede europea è stata rifiutata la registrazione dei segni “+” e “plus” (Trib. UE, 3.3.2010, causa T-321/07) in quanto segni o parole di uso comune per indicare l’eccellenza di determinati prodotti. Allo stesso modo, i giudici italiani hanno considerato nullo sia il marchio consistente nell’espressione “Il velista dell’anno” in quanto la dicitura “dell’anno” risulta una metafora evocativa di “preminenza ed eccellenza” (T. Milano, 21.10.2010  in G.A.D.I. 5659) sia il marchio formato dal simbolo di un “cuore rosso” in quanto emblema di uso comune legato ai concetti di affetto o amore (T. Milano 24.10.2008 in G.A.D.I. 5386).
Al contrario, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto valido il marchio “Vorsprung durch Technik” (“vantaggio attraverso la tecnica”) in quanto, pur riferendosi alla superiorità tecnologica dei prodotti a cui si riferisce, è stato considerato dotato di una certa originalità (C.G.E. 21.1.2010 C-398/08P). Similarmente, i giudici italiani hanno stato considerato valido il marchio “Fuoco dell’Etna” registrato per bevande alcoliche in quanto risulta dalla combinazione di due parole che esigono dal consumatore un’attività interpretativa e di elaborazione concettuale e, pertanto, non può essere considerato un segno di uso comune (T. Catania, 13.2.2009 in G.A.D.I. 5622).

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