Slogan e Marchi: una panoramica delle più recenti decisioni giurisprudenziali

autore:

Federico Paesan

Il mondo della comunicazione commerciale è sempre più invaso da slogan accattivanti. “Just do it”, “Impossible is nothing”, “Think different”, sono tutti messaggi promozionali attraverso i quali le aziende tentano di connotarsi positivamente agli occhi del proprio pubblico. Ma quale è la tutela di tali slogan? E, soprattutto, gli slogan possono essere registrati come marchi?

Lo spunto per questa riflessione è fornito da alcune recenti decisioni comunitarie che si sono appunto espresse sulla registrabilità o meno di slogan come marchi.

La prima riguarda il tentativo della società britannica Miles-Bramwell Executive Services Ltd. di registrare come marchio lo sloganTOUCHING HEARTS, CHANGING LIVES” per prodotti e servizi rientranti nelle classi merceologiche n. 9, 16, 35, 41 e 44 per lo più riferiti al mondo del fitness e delle diete. Il Board of Appeal dell’UAMI ha rigettato tale domanda di registrazione (R 2530/2014-4 decisione del 15 aprile 2015), innanzitutto evidenziando che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo della capacità di distinguere prodotti e servizi – e quindi non registrabile – se è percepito dal pubblico unicamente come messaggio promozionale e non anche come indicatore dell’origine imprenditoriale dei prodotti di una certa azienda. Ebbene, Il Board of Appeal ha ritenuto che lo slogan in questione fosse mirato a persuadere il consumatore che i beni e servizi a cui si riferisce potessero aiutarlo a migliorare il proprio stile di vita. Il che, tuttavia, non offre alcun elemento sulla provenienza di tali prodotti o servizi. Vano è stato il tentativo del titolare della domanda di marchio di porre l’accento sulle particolarità grammaticali dello slogan (l’utilizzo di due verbi nella stessa forma verbale e di parole di lunghezza similare). Anzi, tale considerazione ha rafforzato l’opinione del Board of Appeal secondo cui tali elementi non fanno altro che aumentare la percezione di tale segno come mero messaggio pubblicitario invece che come marchio. 

Una seconda importante decisione è poi quella concernente la domanda di registrazione come marchio dello sloganINVESTING FOR A NEW WORLD” (T-59/14 – decisione del 29 gennaio 2015) da parte del fondo di investimento Black Rock. Anche tale domanda di registrazione è stata rifiutata. Il Tribunale europeo ha infatti sottolineato che questo slogan viene percepito dai consumatori unicamente in chiave pubblicitaria,  essendo peraltro privo di originalità e facilmente riconducibile ai servizi di investimento finanziario a cui si riferisce. Ed infatti, il Tribunale ha specificato che il messaggio convogliato da tale slogan evoca la circostanza per cui, acquistando i servizi in questione, i capitali investiti “creano opportunità in un nuovo mondo”. Anche tale segno è quindi stato ritenuto privo della necessaria capacità distintiva per essere registrato come marchio. 

Per gli stessi motivi, il Tribunale europeo ha altresì confermato il rigetto della domanda di registrazione dello slogan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY”, anch’essa depositata dal fondo Black Rock (T-609/13 – decisione del 29 gennaio 2015). Ancora una volta, lo slogan (“Quindi cosa faccio con i miei soldi?”) è stato ritenuto privo di originalità e strettamente legata ai servizi di investimento che avrebbe dovuto contraddistinguere.

Stessa sorte è toccata alla formula “PASSION TO PERFORM” di cui Deutsche Bank ha chiesto la registrazione come marchio (T-291/12 - decisione del 25 marzo 2014). Nuovamente, il Tribunale ha rilevato la mancanza di capacità distintiva dello slogan in questione, poiché percepito dal pubblico unicamente come una promessa che Deutsche Bank porterà a termine gli incarichi affidatigli con passione. Insomma un mero  messaggio pubblicitario di carattere elogiativo.

Quand’è pertanto che uno slogan può essere registrato come marchio?

Per rispondere a questa domanda è utile riferirsi ad una decisione, per il vero non così recente, che tuttavia costituisce il leading case citato anche dalle decisioni precedentemente esaminate. La decisione in questione ha riguardato la domanda di registrazione da parte della celebre casa automobilistica AUDI dello slogan “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” (“Avanti grazie alle tecnologia” – C-398/08, decisione del 21 gennaio 2010). Ribaltando le precedenti decisioni amministrative e del Tribunale europeo, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto registrabile lo slogan in questione poiché dotato di capacità distintiva. In particolare, la Corte ha ritenuto che tale slogan, per quanto semplice, non potesse essere considerato “ordinario” quanto invece dotato di una certa originalità e ricchezza di significato così da risultare idoneo ad indicare l’origine commerciale dei prodotti per i quali ne è stata domandata la registrazione. A tale conclusione, di segno opposto rispetto alle precedenti decisioni, ha senz’altro contribuito la circostanza per la quale tale slogan risulta essere utilizzato da molti anni da parte di AUDI ed è dunque divenuto celebre presso il pubblico germanofono. Il che è sintomatico della sua acquisita capacità di indicare l’origine commerciale delle auto della casa tedesca.

In conclusione, possiamo affermare che affinché uno slogan possa essere registrato come marchio è necessario che questo abbia un certo gradiente di originalità (ad es. consista in un gioco di parole che richieda un minimo sforzo interpretativo – v. caso AUDI), una scarsa attinenza con i prodotti/servizi a cui si riferisce e sia idoneo in concreto a fungere da indicatore della loro origine imprenditoriale. Con la precisazione che il diffuso utilizzo di uno slogan nel tempo, soprattutto se sostenuto da ingenti investimenti pubblicitari, è senz’altro un elemento che ne facilita la registrazione come marchio, creando nel pubblico quel necessario legame tra claim e origine imprenditoriale di prodotti e servizi, originariamente inesistente.

 

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Marchi e ideogrammi: possibili conflitti

autore:

Federico Paesan

Marchi e ideogrammi: questioni relative al conflitto tra marchi costituiti da caratteri latini e marchi costituiti da ideogrammi

Non è un mistero che gli interscambi commerciali tra i Paesi occidentali e la Cina siano in costante fermento. Il che rileva, oltre che da un punto di vista strettamente economico, anche sotto il profilo della tutela dei marchi. Se da una parte, infatti, le aziende occidentali ormai da tempo lottano per tutelare i propri marchi in Cina, dall’altra si sta sviluppando il fenomeno opposto, ovvero quello di imprenditori cinesi che intendono registrare nei Paesi occidentali marchi consistenti in ideogrammi. In entrambi i casi, uno degli aspetti più problematici consiste nell’abissale differenza tra i caratteri c.d. “latini” e gli ideogrammi cinesi, che risultano del tutto incomprensibili alla stragrande maggioranza dei consumatori occidentali.
A fungere da spunto per questa riflessione è una recente decisione dell’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) che ha riguardato la registrabilità come marchio di due ideogrammi cinesi (“路 虎”) di cui la società China Depend Ltd. ha domandato la registrazione per prodotti delle classi 18 (“articoli in cuoio, valigie, ombrelli, ecc…”) e 25 (“abbigliamento, scarpe, ecc…”). Sebbene il loro significato letterale sia “strada” e “tigre”, tali ideogrammi corrispondono al marchio “LAND ROVER” utilizzato da Jaguar Land Rover Ltd. in Cina. Quest’ultima si è quindi opposta a tale domanda di marchio, sostenendo l’esistenza di un rischio di confusione con il proprio marchio “Land Rover”, registrato anche per le classi 18 e 25.
L’opposizione di Land Rover è stata tuttavia respinta. L’UIBM ha infatti considerato i predetti ideogrammi come marchio figurativo e non, invece, come marchio denominativo. I marchi sono stati quindi ritenuti tra loro profondamente diversi dal punto di vista visivo ed è stato così escluso il rischio di confusione. L’UIBM non ha invece compiuto alcun confronto fonetico o concettuale tra tali marchi. Ciò in quanto la decisione dell’UIBM è basata sul presupposto che il consumatore medio italiano, non comprendendo il significato degli ideogrammi, non può né compiere un confronto fonetico o concettuale tra tali marchi, né associare gli ideogrammi con cui Land Rover è conosciuta in Cina ai suoi marchi italiani “LAND ROVER”. A nulla è valso il tentativo da parte della casa automobilistica inglese di evidenziare la massiccia presenza di immigrati cinesi sul suolo italiano (lo 0,34% dei residenti in Italia). L’UIBM ha infatti giudicato “fuorviante” tale argomentazione, ritenendo che, in ogni caso, il pubblico di riferimento è costituito da consumatori italiani che non comprendono la lingua cinese.
Un simile metro di giudizio è stato altresì adoperato dalla Cour d’Appel de Versailles in una decisione dell’aprile 2014. La questione ha riguardato la registrabilità come marchio degli ideogrammi  “拉 菲 莱 斯” per bevande alcoliche (translitterato “Lafiness”). La famosa azienda vinicola  Les Domaines Barons De Rothschild - Lafite si è infatti opposta alla registrazione di tale marchio sostenendo che questo fosse confondibile con un suo precedente marchio registrato in Francia per bevande alcoliche, costituito dai seguenti ideogrammi: “拉 菲 销 售” (translitterato “Lafite Distribution”).
Anche in questo caso, i marchi costituiti da ideogrammi sono stati considerati marchi figurativi e non invece marchi denominativi. Al pari dell’UIBM, infatti, la Cour d’Appel de Versailles ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il consumatore medio francese che non ha alcuna familiarità con la lingua cinese. Pertanto, il confronto tra i marchi in esame ha avuto ad oggetto esclusivamente le loro caratteristiche grafiche, ma non anche quelle fonetiche e concettuali, essendo queste ultime non intellegibili al consumatore francese medio.
Pertanto, sulla base del solo confronto visivo, i due marchi sono stati considerati confondibili, data la coincidenza dei primi due dei quattro ideogrammi da cui sono costituiti (“拉 菲”). L’opposizione di Les Domaines Barons De Rothschild – Lafite è stata dunque accolta.
Queste le due più recenti decisioni europee in materia. Ma quale protezione viene invece concessa in Cina a marchi registrati esclusivamente in caratteri “latini”?
Due recenti decisioni lasciano ben sperare in un cambiamento di rotta delle autorità cinesi, un tempo non molto propense a tutelare i marchi delle società occidentali.
Un primo caso, riguarda il marchio “AUSONE” di cui è titolare Chateau Ausone, famosa azienda vinicola francese ben conosciuta in Cina. Ebbene, uno spregiudicato imprenditore locale, ha registrato la translitterazione in ideogrammi del marchio “AUSONE”, nella consapevolezza che tale marchio fosse stato registrato solo in caratteri latini. Su iniziativa di Chateau Ausone, l’Ufficio Marchi e Brevetti Cinese (CTO) ha tuttavia cancellato la registrazione del marchio “AUSONE” in ideogrammi, ritenendo che questa fosse stata effettuata in mala fede, proprio al fine di appropriarsi di detto marchio in Cina. A tale decisione ha contribuito anche la dubbia fama dell’imprenditore cinese che, oltre ad aver domandato la registrazione del marchio “AUSONE”, aveva registrato più di duecento marchi contenenti la parola “Chateau” in ideogrammi.
Un altro importante precedente ha poi riguardato il marchio “HERMES”, che la famosa casa di moda francese ha registrato in Cina sia in ideogrammi (per “abbigliamento, scarpe e cappelli”) che in caratteri “latini” (per “calze, sciarpe, guanti e abbigliamento”). Nel 2005, un imprenditore locale ha registrato in ideogrammi il marchio “GEORGE HERMES” per “cappelli, corredi per neonati, costumi da bagno, abbigliamento, calze, guanti, cravatte, corsetti e impermeabili”. Hermes si è dunque opposta alla registrazione del marchio “GEORGE HERMES”. Una prima decisione del CTO ha rigettato la domanda di marchio “GEORGE HERMES” limitatamente ad “abbigliamento, scarpe e cappelli”, ovverosia i prodotti designati nelle registrazione Hermes in ideogrammi, tuttavia concedendo la registrazione di tale marchio per gli altri prodotti (“corredi per neonati, costumi da bagno, calze, guanti, cravatte, corsetti e impermeabili”) in quanto non compresi nelle registrazioni Hermes in ideogrammi. Hermes ha appellato tale provvedimento e, nel febbraio 2013, il TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) ha annullato la precedente decisione del CTO e invalidato la registrazione del marchio “GEORGE HERMES” per tutti i prodotti. Secondo il TRAB, infatti, il consumatore cinese associa facilmente i marchi Hermes in ideogrammi a quelli in caratteri latini, cosicché, nonostante i primi non designino tutti i prodotti rivendicati dal marchio “GEORGE HERMES”, la designazione di tali prodotti da parte dei secondi (HERMES in caratteri latini) è idonea a determinare il rigetto della domanda di marchio “GEORGE HERMES” per tutti i prodotti per cui è stata richiesta.
Queste ultime decisioni costituiscono sicuramente una buona notizia per gli imprenditori occidentali interessati a commerciare i propri prodotti in Cina. Il che, tuttavia, non deve far abbassare la guardia, posto che si possono rinvenire moltissime decisioni in senso opposto. Tanto che, proprio per il timore di una decisione sfavorevole, nel 2012 la Apple ha pagato circa 60 milioni di dollari ad uno scaltro imprenditore cinese che aveva registrato il marchio “Ipad” prima dell’azienda di Cupertino.
Il che ci porta a concludere che è buona norma, prima ancora di iniziare un determinato commercio in Cina, registrare i propri marchi anche in ideogrammi. Senza contare che, alla luce delle citate decisioni italiane e francesi, potrebbe essere saggio altresì registrare il proprio marchio in ideogrammi anche nei Paesi occidentali, per evitare fenomeni di accaparramento come quello che ha riguardato il marchio “LAND ROVER”.

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Je suis Charlie, pas une marque

autore:

Federico Paesan

 

I tentativi di registrazione come marchio di "Je suis Charlie"

 

Come noto, lo scorso 7 gennaio Parigi è stata ferita al cuore da un feroce attacco terroristico culminato con l’assalto alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo. Tali fatti hanno profondamente scosso l’opinione pubblica mondiale, che in vari modi ha espresso la propria vicinanza alla redazione di Charlie Hebdo e, più in generale, alla Francia tutta. Una delle modalità, forse la più immediata, per esprimere tale solidarietà è consistita nell’utilizzo e nella condivisione, soprattutto attraverso i social network, della frase “Je suis Charlie” coniata e diffusa, in una particolare veste grafica, da Joachim Ronchin, direttore artistico della rivista francese Stylist, a poche ore dalla strage.

 

Questa scritta, grazie all’immediata diffusione attraverso i media e i social network, è divenuta in poche ore un vero e proprio simbolo della difesa della libertà d’espressione. La notorietà di tale simbolo ha tuttavia fatto intravedere ad alcuni la possibilità di utilizzarlo per scopi meramente commerciali. Ciò si è tradotto nel deposito di svariate decine di domande di marchio, che riproducono la scritta sopra raffigurata, presso diversi Uffici Marchi e Brevetti nel mondo, tra cui quello francese, statunitense, australiano e del Benelux. Lo sdegno che ha accompagnato tali iniziative, poco rispettose del dolore e della commozione per i fatti di Parigi, ha determinato una netta presa di posizione da parte di alcuni Uffici Marchi e Brevetti, solitamente restii a pronunciarsi preventivamente sulla registrabilità dei marchi al di fuori delle modalità istituzionali. La più significativa di queste prese di posizione è senz’altro quella dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), l’agenzia che si occupa della registrazione dei marchi comunitari, che, pur non avendo ricevuto domande di marchio contenenti la scritta “Je suis Charlie”, ha dichiarato che, in ogni caso, tali domande verrebbero probabilmente fatte oggetto di opposizione da parte dell’UAMI stessa. Ciò in quanto si tratterebbe di marchi contrari all’ordine pubblico o ai principi della morale (art. 7 (1) (f) Regolamento 207/2009) o comunque mancanti della necessaria capacità di distinguere prodotti o servizi (art. 7 (1) (b) Regolamento 207/2009). La stessa linea è stata sposata dall’INPI, l’Ufficio Marchi e Brevetti francese, il quale, in pochi giorni, ha ricevuto circa cinquanta domande di marchio contenenti la scritta “Je suis Charlie”. Ebbene, l’INPI ha dichiarato che tutte queste domande verranno rigettate poiché il segno “Je suis Charlie” è da ritenersi privo della capacità di distinguere prodotti o servizi. A tal riguardo, l’INPI ha posto l’accento sul fatto che una frase così ampiamente utilizzata dalla collettività non può essere “catturata” da un operatore economico. Anche l’USPTO, l’Ufficio Marchi e Brevetti statunitense, ha dichiarato di aver ricevuto due domande di marchio contenti la scritta in questione, ma, ad oggi, non ha preso una posizione ufficiale sulla loro registrabilità. Ciononostante, alcuni precedenti portano a ritenere che anche tali domande verranno rigettate. E’ infatti recente il rigetto della domanda di registrazione del marchio “Boston Strong”, frase divenuta celebre dopo l’attentato terroristico alla maratona di Boston dell’aprile 2013. In tal caso, l’USPTO ha sottolineato che tale frase, in quanto portatrice di un messaggio di natura politica o sociale, non è idonea a distinguere beni o servizi. Per simili ragioni, l’USPTO ha altresì rifiutato la registrazione del marchio “Hands Up, Don’t Shoot” ispirato al drammatico scambio di battute tra un poliziotto e un ragazzo di colore, la cui uccisione a Ferguson ha determinato l’infuocarsi di una rivolta che per settimane ha infuocato l’ormai celeberrima cittadina del Missouri. Non vi è dubbio che ogni tentativo di registrare marchi consistenti in frasi celebri di natura politica, religiosa o sociale sia mosso da una poco commendevole volontà di trarre profitto dalle tragedie che li hanno ispirati. Ed è altrettanto chiaro che domande di marchio di tal genere verranno molto probabilmente rigettate dalle autorità competenti, per i motivi più sopra esaminati. Ciò, almeno, finché è recente il ricordo dell’evento che ne ha costituito l’ispirazione. Esempi del passato, infatti, indicano che anche le frasi celebri, una volta venuta meno l’emotività dell’evento, possano assurgere alla funzione di marchio. E’ il caso, ad esempio, del marchio comunitario “Ich bin ein Berliner” (“Io sono un berlinese”), regolarmente registrato per “birre”, che riprende una celebre frase che J.F. Kennedy pronunciò nel 1963 a Berlino per testimoniare la sua vicinanza alla Germania post-bellica. Tale marchio non è mai stato fatto oggetto di opposizione da parte dell’UAMI. E’ dunque il tempo il vero arbitro della nascita di marchi “politici”.

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